竞彩找胆技巧|大小单双投注技巧大全
公司首頁 >> 資訊新聞 >>公司公告 >> 淺析專利申請中的本國優先權
详细内容

淺析專利申請中的本國優先權

一、我國的本國優先權制度的由來

   優先權原則源于1883年問世的《保護工業產權巴黎公約》(以下稱《巴黎公約》),其目的是為了方便成員國的國民就其發明創造或者商標標識在其本國提出專利申請或商標注冊申請后,在其他成員國申請獲得專利權或者注冊商標權。所謂優先權是指申請人在一個締約國第一次提出申請后,可以在一定期限內就同一主題向其他締約國申請保護時,其在后申請在某些方面視為是在第一次申請的申請日提出的。換句話說,申請人提出的在后申請與其他人在其上次申請日之后就同一主題提出的申請相比,享有優先的地位,這也是優先權一詞的來源。

   優先權原則是《巴黎公約》中非常重要的原則,世界各國普遍承認優先權原則。我國在1984年制定《專利法》時引入了優先權原則,但是只規定了外國申請人首次在外國提出申請、然后在中國提出申請時可以要求享有優先權的情形,而對于首次在中國提出申請、然后在中國再次提出申請時是否享有優先權的情形沒有給出規定。

   隨著專利制度的發展和知識產權保護水平的提高,優先權原則的適用范圍也不斷擴大,可適用優先權的各種情形不斷增加,我國的優先權制度已經不能適應現實的需要。例如,外國申請人可以享有優先權制度帶來的優惠待遇,而我國的申請人卻不能在我國再次就相同主題提出的申請享受類似的待遇,這對于我國申請人是不公平的。因此,在1992年修改《專利法》時修改了關于優先權的條款。特別是增加了關于本國優先權的規定。

   “本國優先權的概念是與外國優先權相對應的。為了區別《巴黎公約》規定的優先權,人們一般將給予本國申請的優先權,即以在本國提出的首次申請為基礎的優先權,稱作本國優先權,而將依照《巴黎公約》規定或國家之間互惠條約給予外國申請的優先權,即以在外國提出的首次申請為基礎的優先權,稱作外國優先權

二、本國優先權的基礎與要求優先權成立的條件

   專利法第二十九條第二款規定:申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內,又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的,可以享有優先權。

   由此可以看出,首先,要求本國優先權的期限是在第一次申請日后的12個月內,且本國優先權只適用于發明和實用新型,不適用于外觀設計。

   其次,作為本國優先權基礎的在先申請必須是針對相同主題提出的第一次申請,即首次申請。已經享受過外國或者本國優先權的,不得作為要求本國優先權的基礎,這是因為已經享受過外國或者本國優先權的申請不是首次申請。屬于按照規定提出的分案申請的,不得作為要求本國優先權的基礎,因為分案申請是從原申請分出來的申請,原申請是第一次申請,而分案申請不是第一次申請,所以不能作為要求本國優先權的基礎。

   再次,作為本國優先權基礎的在先申請必須是正規的國家申請,是指該申請被正式受理,并給予了申請日和申請號。該申請是否已經撤回、駁回、分案或視為撤回,并不影響該申請作為正規的申請產生優先權的效力。但是,已經被批準授予專利權的,不得作為要求本國優先權的基礎,其目的是為了避免重復授權。需要特別注意,申請人要求本國優先權的,其在先申請自后一申請提出之日起即被視為撤回。

   最后,要求本國優先權的在后申請應與在先申請具有相同的主題。相同主題的發明或者實用新型,是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發明或者實用新型。但應注意這里所謂的相同,并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致。在判斷一份申請是否能夠享受在先申請的優先權時,應將在后申請中權利要求所要保護的技術方案與在先申請的說明書和權利要求書整體相比較, 如果在后申請中權利要求所要保護的技術方案存在于在先申請的說明書或權利要求書中,則可以享有優先權,否則不享有優先權。

三、本國優先權的應用技巧

   本國優先權是我國專利法為國內申請人提供的一項優惠待遇,但目前的情況是,大多數國內申請人并不懂得如何利用本國優先權,因此并沒有充分享受本國優先權所能夠帶給申請人的利益。筆者結合專利代理實務經驗,就如何才能更好地利用本國優先權,給出一些淺見,權當拋磚引玉。

   1. 利用本國優先權搶占較早的申請日

   較大項目的研發過程通常比較漫長,從立項到初期調研、從研發到項目驗收,中間要經過幾個月甚至幾年的時間。對于在研發的中間階段形成的技術方案是否申請專利,一直是IP部門的所面臨的兩難問題。一方面,由于項目沒有最終完成,該方案可能還會面臨修改,所以此時提交專利申請,可能并不是項目所采用的最終方案,保護的范圍也不是產品的最終實際狀態,那么該專利申請就失去了價值。另一方面,如果等到項目最終結束再申請專利,會錯失較早的申請日,有可能給申請人帶來重大損失。

   上述兩難的問題可以考慮利用本國優先權來解決。研發中形成的技術方案可以先提交專利申請。如果考慮到今后修改的可能性比較下,則可以在繳費期內繳納官費,使該申請繼續后面的審查程序。如果判斷該方案可能會被修改,則可考慮不繳納官費,該申請會被視為撤回。盡管該申請被視撤,但由于該申請是具有申請號的正式申請,因此可以作為在后申請的優先權。待最終方案確定后,申請人可以在首次申請一年內,通過要求優先權的方式再次提交專利申請。在后申請可以享有本國優先權或部分優先權,具體視技術方案的修改情況而定,因此可至少部分地獲得較早的申請日。

   2. 利用本國優先權帶來一年的選擇期限

   較大項目的研發過程中會產生很多的技術方案,而最終確定使用的可能僅僅是其中很小一部分技術方案,最終使用的方案肯定需要申請專利進行保護,但是放棄的技術方案是否就完全不需要申請專利進行保護了呢?顯然答案是否定的。

   實踐表明,研發成果的誕生過程是大量創意或想法中的一部分形成了技術方案,而在大量的技術方案中只有少部分方案被選用,更多的方案被放棄。對于沒有最終選用的技術方案要甄別對待,將具有潛在的市場前景或技術熱點的技術方案,或者有可能遏制競爭對手的技術方案挑選出來,作為專利布局之用而提出申請。這些申請可以不繳納官費,讓其視為撤回。在臨近1年的優先權期限時對這些申請再次進行評估,也許此時會有完全不同的選擇,最初認為沒有太大前景的技術方案也許成為了新的技術熱點,最初認為沒有很高市場價值的技術方案,可能成了市場的新寵。此時可通過本國優先權制度,要求本國優先權提出后續申請,從而為申請人提供了一年的選擇期,能夠使得專利保護更有針對性。

   3. 利用本國優先權實現權利要求的重新撰寫

   目前中國專利審查過程中,對于修改超范圍的審查較為嚴格。如果申請人在最初提交專利申請時沒有撰寫好權利要求,導致權利要求的保護范圍不理想,尤其是過窄時,很難通過后續程序中的修改重新獲得較為理想的保護范圍。通過主動修改和答復審查意見時修改權利要求,需要被審查所做的修改是否超出原申請記載的范圍;通過提交分案申請重新撰寫權利要求,也需要被審查分案申請的內容是否超出原申請記載的范圍。按照筆者的實踐經驗,申請人希望通過這些方式來重新撰寫權利要求從而獲得比較理想的保護范圍是非常困難的,多數情況下修改的權利要求很難順利通過審查。

   申請人可考慮利用本國優先權制度,通過要求在先申請的優先權,重新撰寫權 利要求后提交一份新的申請。在判斷一份申請是否能夠享受在先申請的優先權時,應將申請要求保護的技術方案與在先申請的說明書和權利要求書整體(不包括摘要)相比較。具體的比較過程中,并不要求在先申請中必須包含與在后申請的權利要求表述相同或相似的文字表述。由于目前核實優先權的要求與超范圍的審查要求相比較為寬松,所以通過要求本國優先權的方式來重新撰寫權利要求從而獲得比較理想的保護范圍,與前幾種方式相比,具有更高的可行性。

   4. 利用本國優先權進行申請的合并或拆分

   申請人還可以將多個首次申請作為優先權基礎,提出一份新的專利申請。例如,如果某申請人在前后一年之內首次申請了多件專利,該申請人可以利用本國優先權制度,將該多個申請合并為一件新的專利申請,而節約專利申請費用,降低授權后的維護成本。這樣的運用在專利制度上,稱為多項優先權形式。應注意的是,要求多項優先權時,在后的申請日不能超過最早的在先首次申請日的12個月,而且合并在一件申請中的多組權利要求之間應具備單一性。此外,申請人還可以通過要求本國優先權,將一件在先申請拆分成多件申請,甚至是多件不同類型的申請。

   需要特別注意的是,無論是通過要求多項優先權進行申請的合并還是通過要求本國優先權進行申請的拆分,都是在以技術方案為最小單位的基礎上進行的。詳細而言,在要求多項優先權進行申請的合并時,不能將記載在多項優先權申請中的特征進行重新組合形成新的技術方案,只能將記載在多個優先權申請中的完整的技術方案提取出來,作為合并后申請的最小單元。合并后申請中的權利要求的基礎也是這些完整記錄于優先權申請中的技術方案,而且還需要注意合并后申請中的權利要求的引用關系,很有可能因權利要求之間的引用形成了新的沒有記錄于優先權申請中的技術方案,此時合并申請可能不享有優先權或只能享有部分優先權。類似地,通過要求本國優先權進行申請的也具有同樣的要求,只能將優先權申請中的完整的技術方案拆分出來,而不能將方案的一部分或某些特征拆分出來形成新的申請。否則,將不能享受本國優先權。

   5. 利用本國優先權進行申請類型的轉換

   申請人在提交申請時會面對選擇提交何種類型的專利申請的問題。實用新型專利與發明專利各有特點。實用新型專利授權快、成本低,但是只能保護產品而不能保護方法,而且由于不經過實審,專利穩定性較差;發明專利經過實審,專利穩定性好,而且保護期長,保護的類型全面,但是發明專利的審查周期長、成本高。這些都是申請人選擇申請類型時需要考慮的因素,但是可能由于申請人對專利法的規定理解不夠準確,或者隨著研發進程的深入、產品投放市場的反饋、技術熱點的改變等新情況的出現,最初提交的申請類型已經不能滿足需要,迫使申請人在申請策略上發生改變,從而產生轉換申請類型的需求。例如,申請人在提交后認為其發明創造的創新程度很高,技術壽命長,并且市場潛力大,則可以考慮將實用新型申請轉換為發明;反之亦然。有了本國優先權制度,申請人可以根據自己的實際需要,在規定的一年期內,最后選定是以實用新型,還是以發明專利來保護自己的發明創造。如果原來申請的是實用新型,可以通過要求優先權的方式將實用新型專利轉為發明專利,反之,也可以將發明專利轉換成實用新型專利。

   轉換申請類型更有意義的情況是,如果申請人誤將一個含有關于產品以及該產品的制造方法的技術方案申請為實用新型,由于該申請中的方法部分不屬于實用新型的保護對象,利用分案申請又不能改變原申請的類別,因此該方法部分可能無法得到專利保護。此時,申請人可以利用本國優先權制度要求實用新型申請的優先權,提出能夠保護方法部分的發明申請,甚至還可以在要求本國優先權的基礎上提出兩件申請,一件發明申請和一件實用新型申請,分別保護方法部分和產品部分。

   6.利用本國優先權防止自己的在先申請成為在后申請的抵觸申請

   2008年專利法修改后,關于抵觸申請的規定發生了重大變化,規定申請日以前由任何單位或者個人提出、并在申請日之后(含申請日)由國務院專利行政部門做出公布或公告的且為同樣的發明或者實用新型的專利申請構成抵觸申請。修改后的規定取消了抵觸申請中關于他人申請的限制,也就是說,申請人本人的在先申請、在后公開的中國專利申請,同樣可能構成其后來申請的抵觸申請。

   抵觸申請的新規定為撰寫申請文件帶來了挑戰。申請人不但要考慮公開充分的問題,還要格外小心是否在申請中記載了過多的內容。尤其是對于項目研發過程中產生的申請,不應記載過多的與本申請技術方案無關但是與整個項目密切相關的技術內容,否則很容易由于之前的申請披露了過多的技術內容,從而構成后面申請的抵觸申請,導致后面的申請無法獲得授權。

   申請人可利用本國優先權來解決該問題。項目研發過程中會陸續產生很多專利申請,當需要在項目中間提交申請時,尤其是提交一系列相關度很高的申請時,可以考慮將所有申請中記載的內容合并在一起形成一件備份申請,與該一系列申請同日提交,該備份申請不用繳納官費,只是作為本國優先權基礎文件。如果申請人在提交后續申請時,通過評估發現之前提交的系列申請很可能構成抵觸申請,則可要求備份申請的本國優先權,當然期限應該在一年內,從而防止在先申請成為在后申請的抵觸申請。該方法在實際操作中需要申請人或代理具有較高的申請文件處理技巧。

   7. 利用本國優先權來完善申請的技術方案

   我國的專利制度采取先申請原則, 根據先申請原則,對于兩個或兩個以上的同樣的發明創造,在滿足專利授權條件的前提,專利權只能授予申請在先的人。申請人為了占有較早的申請日,都希望盡在地申請專利。這雖然有利于最大限度地鼓勵發明人盡早提出專利,公開其技術方案,但是也會產生一些負面效果,例如技術方案并不十分完善就被過早地提交申請,以便搶占申請日。

   遇到該情況時,申請人可考慮利用本國優先權制度來進一步完善技術方案,這就要求申請人必須在第一次申請之后的12個月內對相同主題的發明創造進行完善與改進。由于對在先申請中的發明作進一步的改進或者完善,申請人在其在后申請中,可能會增加在先申請中沒有的技術方案。對于在后申請中其技術方案已在在先申請中清楚記載的權利要求可以享有優先權;而對于其技術方案未在在先申請中記載的權利要求則不能享有優先權,會視為是在在后申請的申請日提出的,這種情況稱為部分優先權。申請人特別需要注意,如果在在后申請中增加了新的特征形成新的技術方案或增加了全新的技術方案,應統籌規劃好權利要求中各技術方案的關系,爭取最大限度地享有部分優先權。

   8. 利用本國優先權來挽救視為撤回的發明或實用新型專利申請

   專利申請和審查是一個比較漫長且手續繁多的過程,辦理各種手續通常都有相應的官方期限要求,申請人很容易因疏忽或過錯導致申請被視為撤回。例如,申請人提交專利申請后,應該在兩個月內繳納申請費用,如果申請人沒有在規定時間內繳納,就被視為撤回;或者申請人沒有在規定的時間內答復審查意見或者提交補正,該申請也將被視為撤回。對于視為撤回的申請,我國的專利法提供了相應的救濟途徑,如果申請人想挽救已經被視為撤回的發明或實用新型專利申請,必須辦理權利恢復手續,并繳納恢復手續費1000元,而且還有一定的期限要求。對于申請人來說,手續繁雜而且也需額外的一筆不小開支。如果該視為撤回的申請在自申請日起的12個月內,則申請人可考慮利用本國優先權制度,通過要求本國優先權,提交一份新的申請就可以挽救視為撤回的發明或實用新型專利申請,只需繳納80元的優先權要求費即可。這種做法對于挽救因沒有按時交納申請費而被視為撤回的發明或實用新型專利申請最為有利。

四、結束語

提交本國優先權的期限是1年,所以建議申請人單獨建立關于要求本國優先權的期限監視,在1年期限屆滿之前重新評估之前的專利申請,充分利用本國優先權制度完善技術方案,調整申請策略,使得本國優先權的作用最大化,帶給申請人的利益最大化。


(來源:思博網   原作者:雪月飛花


  • 电话直呼

    • 0371-66206528
    • 0371-66206526
    • 18695815126
    • 黃經理 :
    • 咨詢部 :
    • 流程部 :
  • 二維碼

技术支持: 鄭州致晟信息技術有限公司 | 管理登录
竞彩找胆技巧